КОММЕНТАРИИ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ

Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу
       1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
       Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.
       Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.
       2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает: информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;
       проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.
       Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и в пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.
       Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
       3. По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.
       Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган уведомляет заявителя.
       4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно- правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
       5. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Комм. Зенин И.А.

       1. Статья 1386 ГК узаконивает ставший уже традиционным в России режим так называемой отсроченной (или отложенной) экспертизы заявки на изобретение. Подобная экспертиза была введена в некоторых зарубежных странах (ФРГ, Японии и др.) еще лет 40 назад. Ее введение было продиктовано, во-первых, постоянным ростом числа заявок и неспособностью их оперативного рассмотрения патентными ведомствами, во-вторых, малозначительностью некоторых заявленных изобретений и, в-третьих, тем, что некоторые заявители сознательно подавали заявки без намерения получить патенты, а лишь для того, чтобы напугать конкурентов, заставить их приостанавливать или вообще не развивать свой бизнес под страхом (в случае выдачи патентов) возмещения больших сумм убытков будущим патентообладателям.
       Исходя из аналогичных соображений и в Российской Федерации, начиная с 1992г., введен режим, по которому экспертиза заявки на изобретение по существу зачастую может производиться не сразу же после прохождения ею формальной экспертизы с положительным результатом, а в течение трех лет со дня подачи заявки и, разумеется, при условии успешного завершения формальной экспертизы. При этом ходатайство самого заявителя о проведении экспертизы по существу может быть подано в федеральный орган по интеллектуальной собственности и при подаче заявки. Только в таком случае данная экспертиза может последовать сразу же по окончании формальной экспертизы.
       Что касается третьих лиц, то они, как правило, подают ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу только после того, как убедятся в том, что неопределенность в патентно-правовой ситуации может отрицательно сказаться на их предпринимательской или иной деятельности. Заявляя ходатайство о проведении экспертизы по существу, третье лицо обязано уплатить соответствующую патентную пошлину. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган по интеллектуальной собственности должен уведомить заявителя.
       Как и на некоторые другие юридически значимые действия, допускается продление федеральным органом по интеллектуальной собственности и срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу. Ходатайство о продлении данного срока должно быть подано заявителем до истечения трехлетнего срока со дня подачи заявки. Срок продлевается не более чем на два месяца. Вместе с ходатайством должен быть представлен документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины.
       Непредставление ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу в установленный срок влечет признание заявки отозванной.
       2. Пункт 2 ст.1386 ГК регламентирует содержание экспертизы на изобретение по существу. Эта экспертиза выполняет две основных функции: 1) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения. Его цель — определение уровня техники. По сравнению с этим уровнем в дальнейшем производится оценка таких критериев изобретения, как его новизна и изобретательский уровень; 2) проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (см. комментарий к ст.1350 ГК).
       Поскольку некоторые результаты не могут быть объектами патентных прав (в частности, способы клонирования человека, модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека и т.п.) либо не являются изобретениями (например, открытие, научные теории и математические методы, программы для ЭВМ, сорта растений, породы животных, топологии интегральных микросхем и т.п.), о чем сказано в п.4 ст.1349 и в п. 5, 6 ст.1350 ГК, в отношении таких объектов информационный поиск не проводится. Соответствующее уведомление должно быть направлено федеральным органом по интеллектуальной собственности заявителю изобретения в шестимесячный срок со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.
       Порядок информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. В настоящее время формами утверждаемых данным органом нормативных правовых актов могут явиться: 1) административный регламент исполнения государственной функции по проведению информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники и представлению отчета о нем; 2) административный регламент исполнения государственной функции по проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.
       3. Важное значение в процедуре проведения экспертизы заявки на изобретение по существу имеет отчет об информационном поиске. Данный отчет направляется заявителю федеральным органом по интеллектуальной собственности по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки по существу. Однако этот срок действует при соблюдении двух условий: 1) по заявке не испрашивался приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и 2) ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу было заявлено при подаче заявки.
       Необходимость в продлении сроков, связанных с патентованием изобретения, может возникать не только у заявителя, но и у федерального органа по интеллектуальной собственности. В частности, согласно п.3 ст.1386 ГК данным органом может быть продлен срок направления заявителю отчета об информационном поиске.
       Закон предусматривает два необходимых альтернативных условия продления данного срока: 1) возникла потребность запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах органа по интеллектуальной собственности; 2) заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. Указанный орган уведомляет заявителя о продлении срока направления отчета об информационном поиске с указанием причин его продления.
       4. Экспертиза заявки на изобретение по существу (после положительного прохождения формальной экспертизы) может ограничиться лишь одной функцией. В некоторых случаях как сам заявитель, так и третьи лица могут ходатайствовать о проведении по заявке только информационного поиска с целью определения уровня техники. Иначе говоря, целью заявителя и третьих лиц может являться только «зондирование» состояния уровня техники, поскольку именно от сравнения с ним будет зависеть оценка как новизны, так и изобретательского уровня заявленного изобретения. Естественно, в данном случае может иметь место зна чительная экономия на патентных пошлинах.
       Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности в утверждаемом данным органом соответствующем административном регламенте.
       5. Как и при проведении формальной экспертизы, в ходе экспертизы заявки по существу у федерального органа по интеллектуальной собственности могут возникнуть вопросы. В таких случаях данный орган запрашивает у заявителя дополнительные материалы. Иногда заявитель должен представить даже измененную формулу изобретения. В любом случае от заявителя требуется представление всех тех документов, без которых проведение экспертизы невозможно.
       Разумеется, дополнительные материалы не должны изменять сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы представляются в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса от федерального органа по интеллектуальной собственности. Во многих случаях заявитель, получив запрос, сам запрашивает у данного органа копии материалов, противопоставляемых заявке, т.е. порочащих новизну и (или) изобретательский уровень заявленного решения, либо свидетельствующих об отсутствии признака его промышленной применимости. В подобных случаях заявитель должен представить дополнительные материалы в пределах тех же двух месяцев со дня получения копий указанных материалов. Однако заявитель должен соблюсти одно важное условие: он должен запросить указанные копии не позднее месяца со дня получения им запроса от федерального органа по интеллектуальной собственности.
       Непредставление заявителем в установленный срок запрашиваемых материалов или неподача им ходатайства о продлении данного срока влечет признание заявки отозванной. Пункт5 ст.1386 ГК допускает продление срока, установленного для представления заявителем запрашиваемых материалов. Данный срок может быть продлен не более чем на 10 месяцев по решению федерального органа по интеллектуальной собственности.




Поддержите культуру
ЯндексЯндекс. ДеньгиХочу такую же кнопку

Google
 
Web azdesign.ru az-libr.ru

<<< Пред. Оглавление
Начало раздела
След. >>>

Дата последнего изменения:
Wednesday, 23-Oct-2013 09:14:32 UTC